法官说商标 | 建设工程施工中商标侵权责任的认定
建设工程施工中，一般由施工方，即承包人购买建材，如果其购买了侵犯了他人注册商标专用权的建材商品，该行为的定性和法律责任的承担在司法实践中缺乏统一的认定和裁判规则。本文试以该类司法判例为切入点，探讨建筑工程施工过程商标侵权问题的司法处理路径。
（一）相关司法案例案情简述
原告公司为涉案商标的权利人，主营业务为各类球磨井盖的生产销售。涉案商标核定使用商品为第6类金属井盖等，且在有效期内。原告发现位于北京市某小区内的87个电力井盖（以下简称涉案产品）上带有涉案商标的文字和图形标识，与原告生产的井盖及该井盖上享有专用权的商标几近相同，系假冒原告商标的行为。二被告分别系涉案小区的建设单位与施工单位（即承包人与分包人）。原告认为，二被告未经许可购进涉案产品并安装在项目相应位置，该项目建成后主要用于销售，且涉案产品是该项目的重要组成部分，故二被告均系涉案产品的销售商，其行为容易使消费者误认为产品来源于原告，或者将其误认为是原告的代理商，构成对原告商标权及声誉的侵害，故诉至法院，要求判令二被告侵权并赔偿相应的损失。
（二）相关司法案例特点
该类案件呈现出以下共性特点：
1.涉及多方法律关系主体
该类案件的原告为注册商标的权利人，被告不仅涉及建设工程的开发商，还有建设工程的承包人，即购买涉案产品的施工方。而涉案产品的多个承包人之间还存在转包、分包的法律关系。
2.商标使用场景均为建筑工地
该类案件涉案商标一般注册在建材用品商品类别上。如第6类商品类别，包括金属井盖；金属锁（非电子）；弹簧锁；金属栅栏；公路防碰撞用金属栅栏；金属护栏。原告主张的侵权行为主要表现为建筑工地里的涉案商品上使用带有涉案商标字样的标识。
3.被告抗辩理由
该类案件中，开发商多主张合法来源抗辩，认为涉案产品是由具体施工方进行采购，向谁采购、采购数量及价格开发商均不知情。对于直接实施涉案产品工程项目的承包人或分包人，则认为其不是产品的销售商，仅提供涉案井盖购买和安装服务，因此不构成侵权。还有的承包人或分包人认为，其承包范围不包括电力工程产品，且根据总承包合同规定，变配电工程也不在建设工程的报价范围之内，因此其没有利用涉案商标进行经营营利销售的行为，并未因该商标获利。
（一）有关开发商的行为及责任认定
对于开发商的行为，一种意见认为，开发商并非产品的终端使用主体，而是在收取购房者交付的房款后用于建设，并将相应工程成果交予普通业主或者其所述的电力部门。因此，开发商并非最终使用者，其收取对价，并通过复杂的交易方式将涉案井盖作为工程的一部分交付终端使用主体，以赚取利润，其行为应当认定为包含了销售侵害原告商标权电力井盖的行为。[1]开发商在建设过程中负有监督义务，对于施工过程中出现的商标侵权行为应当承担共同侵权的连带责任。
另一种意见认为，应免除开发商的侵权责任。开发商对于施工项目的知识产权保护注意义务具有一定程度界限，如果开发商与分包人签订的分包合同中包含了侵犯知识产权的责任条款并已经完成涉案产品系合法取得的举证责任，且不存在与分包人恶意串通的行为，没有共同侵权的故意，因此不应当承担侵权责任。[2]
（二）有关承包人的责任
对于承包人的行为，一种意见认为，施工过程中使用被控侵权产品的承包人只是商业性使用该商品，不构成商标侵权行为的违法主体，其行为不属于侵犯注册商标专用权的行为，不应当承担侵权责任[3]。另一种意见认为，承包人的行为属于销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，依法应当承担侵权责任[4]。
（一）建设工程施工中使用侵害商标权商品的行为应当定性为“销售”行为
在该类案件中，建设工程的开发商和承包人多以自身的行为只是使用行为，而非销售行为来进行抗辩。笔者认为，对于该类案件行为性质的认定，可从商标法的立法背景的视角进行考量。
1993年商标法首次修正案正式将“销售明知是假冒注册商标的商品的”行为纳入商标侵权行为。2001年商标法第二次修订时扩大了“销售”侵权行为规制的范围，删除了“明知”要件，增加了关于销售侵犯商标权商品赔偿责任的例外规定。2013年修订的商标法维持了“销售”侵权的相关规定。该条主要规制的是商品流通环节的商标侵权行为。通常侵犯注册商标专用权的商品，除由生产者自行销售外，往往还要通过其他人的销售活动才能到达消费者手中[5]。像这样的商品销售者，与侵犯注册商标专用权的商品的生产者一样，都起到了混淆商品来源、侵犯注册商标专用权、损害消费者利益的作用。因此，该种销售行为也应当认定为一种侵犯注册商标专用权的行为，同样要按商标侵权行为处理。从立法的沿革来看，我国商标法对于“销售”概念的解释呈现不断外延的趋势。
学界主流观点认为，我国商标法中的“销售”行为本质上属于商标法的“使用”行为[6]。因而有的学者建议取消独立规定“销售”行为，将其纳入并进一步细化商标“使用”的情形的规定。我国现行商标法中第五十七条第（三）项之“销售”与第五十七条第（一）（二）项的“使用”的区别在于，前者并不生产假冒、仿冒商品。对于建设工程来说，其施工过程中使用的商品终端消费者是建成后的实际普通业主，因此建设工程中使用商标侵权产品的行为不是纯粹商业性“使用”，而出于其之后进入市场流通的因素考虑，第五十七条第（三）项之“销售”进行规制更加合理，因此不论是开发商还是承包人的行为都构成“销售”行为。
笔者建议从以下几个方面进行分析：
第一，从行为动机方面，因为建设工程的承包人普遍采取包工包料的建设形式，承包人为了压缩自身生产成本有动机采用价格相对低廉的商标侵权商品，以赚取采购建材和施工费用之间更大的差价。而承包人与开发商签订的合同价款对开发商的最终建筑工程定价具有直接的影响。赚取差价是销售实现目的的重要方式，也是判断是否构成销售行为的重要考虑因素。不论是建设工程的开发商，还是承包人都有一定的动机缩减建设成本，扩大利润空间。
第二，从行为表现方面，承包人使用商标侵权商品并附加了一定劳务后形成了建设工程成果，之后将建设工程成果转售给开发商或者普通业主从而获取利益。按照一般的法律意义理解，销售是指以出售、租赁或者其他任何方式向第三方提供产品或服务的行为，销售的目的在于转让商品的所有权并获取价值。因此该类行为并不是承包人“自己使用”，而是为了让建设工程成果在市场中继续流通，因此具有“销售”性质。
第三，从行为后果方面，从是否直接侵害商标的识别功能角度来进行分析，该类行为可能造成两种相关公众的混淆误认情形。第一种是对开发商，如果开发商指定使用某品牌的建材，而承包人使用了假冒商品，则对开发商造成了混淆，使得其误认为某品牌的材料支付对价。第二种是对入住小区的普通业主，其对建材特别是基础设施的了解主要依据商标标识，承包人使用假冒商品也造成了普通业主建筑设施的混淆误认。以上两种行为后果都对商标权人的市场份额造成了损害，从而导致其商业利益的损失，从保护商标权的角度应当认定为商标侵权。
（二）建设工程中的商标侵权责任的承担
1.侵权责任归责原则
学界对知识产权的归责原则主张不一。多数意见认为应当采用过错责任原则的基础上补充适用其他归责原则的“二元归责原则”[7]。笔者认为，该类案件中的开发商的归责应当适用过错推定原则。过错推定原则是过错责任原则的特殊表现形式，根据这一原则，一旦损害发生，法律推定行为人有过错并要求其提出无过错抗辩，若无反驳事由，或反驳事由不成立，即确认行为人有过错并应承担责任。
就该类案件来说，开发商和承包人只有同时满足主观上不知道其所使用的产品是侵犯他人注册商标专用权的商品、该商品系合法取得且能够说明商品提供者三个要求，才能免于承担赔偿责任。这里需要注意的是，对于开发商和承包人主观状态的判断主要看上述主体注意义务的高度。对于涉案商标知名度高、涉案主体规模较大的情形，那么经营主体的识别能力就较高，因此负有更高的注意义务。由于该类案件涉案主体在建设工程领域的专业度较高，因此对于建材市场价格的了解也应高于普通消费者，如果涉案商品的采购价格明显低于同类商品的市场平均价格，也可以认定涉案主体知道或者应该知道其购买的产品是侵权产品。此外，如果商标权人举证证明其曾经通过发送警告函或者律师函等方式向涉案主体予以告知，而涉案主体仍坚持使用侵权商品的，那么可以证明涉案主体具有明显的主观恶意。
2.承包人行为责任的承担
承包人的行为属于销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，无论其是否具有主观过错，均构成侵犯商标权。有观点认为，应当参照《民法典》第八百零二条规定精神，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。从而由承包人直接承担侵权责任。对于具体承包人为案外人的情形，有观点认为涉案商标侵权责任应由具体的承包人直接承担，如原告未追加具体承包人的，对于具体承包人的侵权行为，原告可另案主张。此外，对于承包人的责任承担，还存在不同情形下对停止侵权的承担方式的问题。就建设工程而言，对于已经完成安装的部分，停止侵权就意味着要进行拆除，对于难以拆除的商品，其拆除和更换可能造成工期延长等问题，进而可能损害社会公共利益。
笔者认为，首先，除承包人提供涉案侵权商品的上游生产商、销售商资质、销售凭证、发票等合法来源抗辩成立的情况外，承包人对原材料进行采购，应对原材料负责，承担停止侵权、赔偿损失、消除影响等侵权责任。其次，对于停止侵权责任的承担，应当区分情形进行。对于侵权材料可以与建筑整体拆分的情形，应当通过拆除的方式履行停止侵权责任；对于侵权商品与建设工程混合为一体，不可剥离的情形，可采取隐去侵权标识、消除混淆可能性的方式，且承包人还应承担赔偿损失、消除影响的侵权责任[8]。最后，对于承包人对该商品的采购交由下一级分包人负责的情形，笔者建议可先由承包人进行赔偿，其享有之后向下一级分包人追偿的权利。
3.开发商行为责任的承担
在开发商合法来源抗辩的认定方面，司法实践中存在两种处理意见。该类案件开发商的合法来源证据多为其与承包人签订的施工合同。第一种意见认为，根据合同相对性原则，上述合同不具有对抗第三人的效力；另一方面，涉案小区一般都会在“工程竣工标志牌”上明确载明建设单位名称，一般即为开发商。因此对于普通消费者而言，完全有理由相信涉案产品系由开发商销售。第二种意见认为，参照《民法典》第八百零二条规定精神，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，因此承包人应当直接承担侵权责任，开发商的行为不构成共同侵权。
在开发商应当承担何种侵权责任方面，司法实践存在不同的观点。第一种意见认为，开发商提交了其与承包人的开发合同，能够证明其将涉案产品建设工程发包给承包人，即已经完成涉案产品系合法取得的举证责任，在无证据证明开发商明知或者应知涉案产品为侵权商品的情况下，可以免除赔偿经济损失的责任。但开发商的行为使得涉案侵权产品得以流转，侵权后果得以延伸，并为引起本案诉讼的一环，故其在承担停止侵权责任之外，还应当承担原告为本案支出的合理费用[9]。第二种意见认为，应将侵权责任直接赋予开发商，一方面可减轻当事人诉累，避免了权利人层层向上溯源；另一方面开发商作为对外公示主体，虽判令其承担责任，但该责任并非终局责任，其可以依据合同向相关承包人进行追偿，一定程度上也能促使其提高注意义务。
笔者认为，从目前的判例来看，虽然大多数判决认定侵权行为成立，但是在责任承担方面，基于对开发商的合法来源证据认定，开发商的责任多限于案件合理支出或诉讼费用范围。对于个别被告追加不到位的案件，原告的商标侵权赔偿责任需要在另案中解决。我国民法典颁布后，对于建筑行业的规制更加体系化，立法导向更倾向于促进建筑环境的稳定和谐和健康发展。其中第511条将原合同法中“按照国家标准、行业标准履行”改为“强制性国家标准优于推荐性国家标准，推荐性国家标准优于行业标准”的顺序。在建设工程领域，存在大量强制性的行业标准，从结构设计、施工安全、房屋质量、道路桥梁等多方面保障安全及质量。可见，质量合格是工程法律的王道规则，提高建设工程质量标准是制定民法典的应有之义。本文探讨的建设工程中的商标侵权行为法律规制，该类案件的司法考量不应仅局限于对知识产权法律规则的适用，而是应站在知识产权保护对市场主体行为选择的影响和市场环境的净化角度去思考。鉴于此，笔者认为，应当在该类案件的司法实践中赋予开发商更高的注意义务，从而促进开发商严格规范自身的发包行为，对承包人资格和工程使用的建材予以更高标准的审查。对于侵权规模较大、拒不履行保全裁定等情节严重的情形也可适当适用惩罚性赔偿制度。
注释：
[1]北京市西城区人民法院(2020)京0102民初15792号一审民事判决书。
[2]北京市丰台区人民法院（2021）京0106民初7074号一审民事判决书。
[3]深圳市中级人民法院（2010）深中法民三终字第213号二审民事判决书。
[4]北京市西城区人民法院(2020)京0102民初15792号一审民事判决书。
[5]《中华人民共和国商标法解读》，全国人大常委会法制工作委员会经济法室编著，中国法制出版社2013年1月出版。
[6]参见：孔祥俊：《商标与不正当竞争法：原理与案例》，法律出版社，2009年，第224页；李杨：《知识产权法基本原理》，中国社会科学出版社，2010年，第77页；黄晖：《商标法》，法律出版社，2004年，第97页；邓宏光：《商标法的理论基础——以商标显著性为中心》，法律出版社，2008年，第167页；李亮：《商标侵权认定》，中国检察出版社，2009年，第227页。
[7]吴汉东：《知识产权总论（第四版）》，中国人民大学出版社，2020年，第100页。
[8]张剑杰：《建设工程施工中的商标侵权问题研究——从“华艺”商标案引发的思考》，西南政法大学法律硕士专业学位论文，2016年，第33页。
[9]见（2020）京0102民初15792号、（2021）京0105民初14158号一审民事判决书。
作者单位：北京知识产权法院
排版：石荣静（实习）
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